UMOWY NA PROTOTYPY czyli od projektu po produkcję masową, po nabycie pełni praw IP

Działalność podmiotów technologicznych, w tym spółek produkcyjnych i przemysłowych, wiąże się z zamawianiem u zewnętrznych dostawców różnego rodzaju robotów i urządzeń. Takie zamówienia często przybierają formę umowy na wykonanie prototypu maszyny, która następnie ma zostać wdrożona w bieżącej działalności firmy bądź skierowania do produkcji masowej. Poza wyzwaniami technologicznymi, związanymi z samym wytworzeniem urządzenia, prototypowanie często wiąże się również z wyzwaniami prawnymi polegającymi na zapewnieniu pełni praw do nowo wyprodukowanych urządzeń oraz uregulowaniu całego procesu polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu, wdrożeniu i utrzymaniu.

Etapy

Umowa na dostawę prototypu przewiduje kilka zasadniczych etapów, które powinny zostać szczegółowo uregulowane i opisane, tak aby proces przebiegał sprawnie i bez zakłóceń.

Pierwszym z etapów jest etap projektowania. W ramach tego etapu wykonawca opracowuje projekty urządzeń według wytycznych oraz specyfikacji technicznych i funkcjonalnych klienta. Drugim etapem jest etap produkcji prototypu na podstawie opracowanego projektu. Na koniec tego etapu wykonawca dostarcza klientowi wersję testową urządzenia. Trzecim etapem jest etap testowania i dostosowania prototypu do wymogów produkcyjnych klienta. Etap ten jest najważniejszy z praktycznego punktu widzenia – tutaj bowiem następuje dostosowywanie prototypu do rzeczywistych wymogów klienta oraz konfiguracja samego produktu. Czwartym etapem jest dostarczenie urządzenia końcowego, jego instalacja i wdrożenie do produkcji. W ramach tego etapu wykonawca dostarcza gotowy produkt w jego wersji seryjnej, wraz z wszelkimi atestami, gwarancją i pełną dokumentacją techniczną. Po tym etapie urządzenie jest gotowe do wykorzystania u klienta oraz zwykle jest zintegrowane z jego parkiem maszynowym i systemami informatycznymi. Etap piąty obejmuje natomiast utrzymanie i serwis urządzenia. Etap ten jest często pomijany, w zależności od preferencji klienta i np. jego możliwości wewnętrznych utrzymania urządzenia samodzielnie, tj. przez własnych inżynierów lub dział produkcji.

Odbiory

Umowa na wykonanie zindywidualizowanych urządzeń, najpierw w wersji prototypowej, a następnie w wersji seryjnej, powinna szczegółowo regulować procedurę odbiorową w ramach poszczególnych etapów. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na różne formy odbiorów w zależności od etapu – inaczej bowiem będzie przebiegał odbiór dokumentacji projektowej, inaczej odbiór prototypu, a jeszcze inaczej odbiór wersji seryjnej urządzenia.

We wszystkich natomiast etapach konieczne jest odpowiednie uregulowanie zasad, na jakich strona zamawiająca będzie składać uwagi lub zastrzeżenia do otrzymanego produktu. Prototypowanie samo w sobie zawiera bowiem dość duży zakres dowolności, stąd często na etapie odbiorów mogą pojawić się rozczarowania, a w ich następstwie – żądania wprowadzenia zmian odbiegające od wyjściowej specyfikacji technicznej, stanowiącej podstawę do wytworzenia urządzenia.

Prawa własności intelektualnej

Niezwykle ważnym elementem umowy na wykonanie i dostarczenie prototypów i wersji seryjnych urządzeń są postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej. W umowach tego typu należy bezwzględnie doprecyzować, czy klient nabywa te prawa w sposób definitywny, czy też jedynie uzyskuje licencję, a jeśli tak, to jaki ma ona zakres. W praktyce bardzo często klienci decydują się na definitywne nabycie praw IP, co jednak znacznie zwiększa cenę produktu. Czynnik ceny jest tutaj kluczowy – wykonawca nie zdecyduje się bowiem przenieść pełni praw do wykreowanego przez siebie urządzenia bez odpowiedniej gratyfikacji finansowej.

Dodać należy, że postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej nie powinny ograniczać się jedynie do praw autorskich do urządzenia (hardware) i jego oprogramowania (software). Zwykle konieczne jest również odpowiednie uregulowanie kwestii związanych z nabyciem lub licencjonowaniem praw własności przemysłowej, w tym np. z prawem do uzyskania patentu na nowo wytworzone urządzenie, jak również z nabyciem odpowiednich uprawnień do know-how powstałego w związku z realizacją umowy.

Z prawami własności intelektualnej nierozerwalnie wiążą się postanowienia dotyczące obowiązku zachowania poufności – bez odpowiednich zobowiązań w tym zakresie opracowana przez wykonawcę technologia może zostać rozpowszechniona na rynku, co wyeliminuje przewagi rynkowe wynikające z uzyskania innowacyjnego urządzenia. 

Gwarancja jakości

Ze swej istoty prototyp jest narażony na ewentualne wady bądź usterki. Wynika to z faktu jego „nowości” lub zastosowania innowacyjnych, wcześniej nieznanych rozwiązań technologicznych. Dlatego też wskazane jest odpowiednie uregulowanie w umowie zasad odpowiedzialności wykonawcy za wszelkie usterki urządzenia. Wskazane jest tutaj również dokładne rozpisanie jego obowiązków dotyczących sposobu usunięcia wady oraz np. czasów reakcji na zgłoszenia serwisowe (w przypadku maszyn produkcyjnych zbyt długi czas naprawy może bowiem spowodować wstrzymanie działalności całego zakładu).

Podsumowanie

Na polskim rynku istnieje wiele wyspecjalizowanych firm tworzących zaawansowane technologicznie rozwiązania dedykowane dla przemysłu i branży produkcyjnej. Funkcjonują one w różnych modelach biznesowych, od klasycznych producentów sprzętu high-tech, aż po podmioty działające w modelu RaaS (Robot-as-a-Service). Wszystkie takie modele są niezwykle interesujące technologicznie, często wymagają też dość skomplikowanej regulacji kontraktowej. Polscy producenci zyskują na znaczeniu wśród inwestorów zagranicznych. Z drugiej strony dostrzegamy silny trend ekspansji polskiej technologii na rynkach zagranicznych. Obie tendencje bardzo cieszą, rynek rozwija się dynamicznie. Odpowiedni dobór narzędzi prawnych stanowi gwarancję zabezpieczenia praw zarówno twórców, jak i przedsiębiorców zainteresowanych nowymi rozwiązaniami technologicznymi.

Autor:

Jakub Pietrasik, radca prawny, senior associate, WOLF THEISS

Last Updated on 16 lutego, 2021 by Karolina Ampulska